Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Все, что нужно знать про договор об отчуждении исключительных прав». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Отчуждение исключительного права может происходить в период действия лицензионных договоров, при этом интересы временных пользователей объекта интеллектуальной собственности защищены законом. Лицензионные договоры сохраняют свое действие на весь срок, оговоренный сторонами, а их досрочное расторжение допускается только при существенном нарушении условий.
Понятие договора об отчуждении исключительных прав
Гражданское законодательство дает определение рассматриваемого договора путем перечисления его основных признаков в статье 1234 ГК РФ.
- По данному соглашению передаются исключительные правомочия на результаты интеллектуального труда/деятельности (сокращенно — РИД) и средства индивидуализации (сокращенно — СИ) предпринимателей.
- Права может передать только их правообладатель.
- Исключительные права передаются в полном объеме и навсегда. Другими словами, после заключения сделки приобретатель становится новым обладателем исключительных правомочий на интеллектуальную собственность и может распоряжаться ими так, как посчитает нужным.
Последний признак отличает рассматриваемую правовую конструкцию от лицензионного договора, который подразумевает частичную передачу прав на объекты интеллектуальной собственности. В лицензионном договоре оговаривается, в каких пределах приобретателю (лицензиату) можно использовать результаты интеллектуального труда или средства индивидуализации. Ограничения могут касаться не только объема правомочий, но и географии, периода использования исключительного права и др.
Важно!
Если в тексте договора об отчуждении ИП будут прописаны какие-то ограничения на использование передаваемых прав, соглашение рискует быть переквалифицированным в лицензионный договор. При рассмотрении спора суд будет руководствоваться теми нормами гражданского законодательства, которые соответствуют фактическим отношениям между сторонами.
Договор отчуждения (уступки)
Заключая договор отчуждения (договор уступки), владелец патента производит передачу всех прав на его использование третьему лицу без сохранения возможности применения в собственных целях.
Договор отчуждения заключается в письменной форме. Его обязательно нужно зарегистрировать в Роспатенте. При этом единственный автор разработки еще до принятия решения о выдаче патента может обратиться в Федеральную службу по интеллектуальной собственности с заявлением, содержащим обязательство заключить договор уступки прав с любым российским физическим или юридическим лицом, которое первым этого захочет (уведомив будущего правообладателя и государственный Роспатент).
Запрещается передача исключительного права, если оно может ввести потребителей в заблуждение об изготовителе или самой продукции.
Какие существуют условия передачи прав на интеллектуальную собственность
Здесь неоднократно упоминалось о процедуре государственной регистрации передачи интеллектуальной собственности в Патентном ведомстве.
Подробно порядок госрегистрации урегулирован Правилами государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2015 года № 1416.
Соблюдение Правил является основанием для принятия заявления на регистрацию и совершению процедурных действий по данному заявлению.
- форма заявления установлена Правилами;
- в заявлении указываются сведения о правообладателе, предмете договора – конкретном перечне исключительных прав. Если регистрируется соглашение об изменении или расторжении договора, нужно также индивидуализировать предмет (указать номер патента либо свидетельства, срок действия исключительного права и объем его правовой охраны). Все эти сведения должны соответствовать тем, что уже зафиксированы в реестрах ОИС;
- заявление сопровождается предусмотренными Правилами документами процедурного характера;
- прикладываемые документы должны недвусмысленно свидетельствовать о переходе исключительных прав;
- передаваемые исключительные права не выходят за рамки возможностей правообладателя и правоприобретателя;
- при отчуждении исключительного права не имеется ни малейшей вероятности того, что это действие совершается с целью введения в заблуждение потенциального покупателя либо изготовителя товара;
В пункте 17 Правил указаны основания, которые могут стать причиной для отказа в регистрации:
- отсутствие сведений об уплате госпошлины, предусмотренной законом;
- отсутствие ответа на уведомление Федеральной службы по интеллектуальной собственности о нарушении требований к подаваемым документам. Если в течение трех месяцев нарушения не устраняются, заявителя ожидает отказ;
- нарушение одного из вышеперечисленных пунктов Правил подачи документов на госрегистрацию;
Зачем необходимо оформлять передачу исключительных прав
Приобретение и/или использование чужих объектов ИС без договора – типичная ошибка многих предпринимателей. Чаще всего, бизнесмены, заказывая разработку логотипа, написание текстов, создание программ полагают, что такой заказ сам по себе подразумевает возникновение у них прав на созданный объект. От правильного оформления передачи исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности зависит возможность их использования и законной защиты интересов правообладателей. Отсутствие и некорректное оформление договоров, либо выбор неверного типа договора для передачи исключительных прав может привести к финансовым потерям, а иногда и утрате возможности воспользоваться своими исключительными правами или объектом ИС.
Риски приобретения или использования объектов ИС без договора:
- Риск утраты объектов ИС. Если договор не был оформлен, то формальным правообладателем объекта остается автор. И именно его права будет защищать закон. Даже документально подтвержденный факт передачи объекта без договора (электронная переписка, передача исходных разработок и т.д.) не являются основанием для передачи исключительных прав. Авторы могут запретить использование объекта, даже если за него была произведена оплата.
- Вашими объектами могут безнаказанно пользоваться третьи лица. Авторы и предыдущие правообладатели могут продолжать пользоваться ИС, как лично, так и продавать/передавать их еще кому-нибудь без вашего ведома и согласия, в том числе вашим конкурентам. Запретить такую передачу не получится.
- Привлечение вас к ответственности за незаконное использование. Договор является единственным доказательством вашего правомочного использования объектов ИС. Без него вы становитесь недобросовестным пользователем. С вас могут повторно взыскать оплату исключительного права либо привлечь к ответственности и взыскать через суд материальную компенсацию, максимальный размер которой установлен в ст. 1301 ГК РФ – 5 млрд. Рублей.
Какие есть виды лицензионных договоров?
Согласно статье 1236 Гражданского кодекса, выделяется 2 вида лицензионных договоров:
- Простая (неисключительная) лицензия. Она предоставляет право лицензиату использовать интеллектуальную собственность, а у лицензиара остается право выдачи лицензий другим заинтересованным лицам. Такая модель выгодна в первую очередь правообладателю, так как она позволяет получать прибыль из нескольких источников.
- Исключительная лицензия, по которой лицензиат также получает права на использование интеллектуальной собственности, но лицензиар лишается возможности выдавать лицензию другим лицам. Эта схема дает преимущество лицензиату – он получает гарантию того, что у него не будет конкурентов. Но после того, как действие лицензии закончится, лицензиар вновь может полностью распоряжаться своей собственностью.
В лицензионном договоре лицензиату может быть предоставлена возможность передачи прав третьему лицу, если лицензиар выдаст письменное согласие. Такое согласие может быть включено в основную лицензию или выдаваться отдельно, на конкретный сублицензионный договор. Права от лицензиата передаются в объеме, не превышающим условия основного договора с лицензиаром. Срок действия сублицензионного договора также не может быть больше.
Что нельзя передать по договору отчуждения и лицензии?
Передаче прав по лицензии и договору отчуждения не подлежат следующие виды интеллектуальной собственности и средств индивидуализации:
- Фирменные наименования. Их правовая охрана прекращается вместе с ликвидацией (закрытием) юридического лица. В некоторых случаях фирменное наименование можно зарегистрировать в качестве товарного знака, и тогда его можно передавать по лицензии или по договору отчуждения.
- Региональные бренды: географические указания и наименования товаров. Их регистрация производится для правовой защиты продукции, обладающей уникальными свойствами, связанными с определенной местностью, ее природными условиями или культурными особенностями. Поэтому передача прав другому лицу нарушило бы порядок их охраны.
- Коммерческое обозначение. Оно может быть передано только в составе предприятия по договору аренды или договору коммерческой концессии (франшизе). Коммерческое обозначение, так же, как и фирменное наименование можно защитить дополнительно, зарегистрировав его в «Роспатенте» в качестве товарного знака.
Какими бывают лицензионные договоры
Классифицировать лицензионные соглашения можно по результату интеллектуальной деятельности, права на который передаются:
- на товарный знак;
- на произведение литературы;
- на полезную модель.
В статье 1225 Гражданского кодекса РФ выделены 16 видов результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, каждому соответствует свой вид лицензии. Но значительно важнее для практики классификация лицензионных соглашений на:
- простые. Их условия не предусматривают для лицензиара ограничений в распоряжении переданным результатом. То есть лицензиар сможет продать свой РИД еще неограниченному количеству лиц;
- исключительные. Содержат условие о том, что результат больше никому передан быть не может.
Доверительное управление исключительными правами
Договор доверительного управления исключительными правами, как и в целом договор доверительного управления, является сравнительно новым институтом в системе обязательственного права Российской Федерации. В российском дореволюционном законодательстве о постепенном формировании института доверительного управления свидетельствуют такие положения, как порядок управления опекуном имуществом опекаемого или исполнение завещания душеприказчиком. Аналогичные институты были закреплены и в последующих актах гражданского законодательства, в том числе в Гражданском кодексе РСФСР 1964 г.
В соответствии с п. 1 ст. 1012 ГК РФ по договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя).
Среди объектов договора доверительного управления п. 1 ст. 1013 ГК РФ указаны исключительные права как разновидность имущества.
Договор доверительного управления является институтом обязательственного права, но при этом во многом связан с правомочиями собственника, и этим обусловлены его основные особенности. Правовая природа исключительного права предопределена нематериальным характером объектов, в отношении которых они возникают. Несмотря на указанное существенное различие в правовой природе объектов, законодатель установил возможность передачи исключительного права в рамках режима, установленного гл. 53 ГК РФ. При доверительном управлении материальными объектами право собственности сохраняется за учредителем управления, а сам материальный объект передается доверительному управляющему. Подобная ситуация не имеет правового значения для нематериальных объектов, которые являются необоротоспособными объектами. Оборотоспособностью обладают только права на них. Сохранение исключительного права за правообладателем и передача материального носителя охраняемого объекта доверительному управляющему не влечет возникновения прав, аналогичных правам доверительного управляющего в отношении вещей. В отличие от доверительного управления материальными объектами, доверительное управление правами на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации не исключает возможности учредителя доверительного управления (правообладателя) использовать объекты, права на которые переданы в доверительное управление, если иное не предусмотрено договором, учитывая, что названные объекты могут быть использованы неограниченным кругом лиц.
Затруднительность применения конструкции доверительного управления к исключительным правам обусловлена тем, что в отношении материальных объектов право управления этими объектами возможно в силу владения ими при отсутствии права собственности на них (право собственности не переходит к доверительному управляющему), а в отношении нематериальных результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации при отсутствии прав на них вызывает сомнение основание управления ими. Материальные объекты в отличие от объектов исключительных прав фактически передаются доверительному управляющему, и он осуществляет правомочия собственника в отношении этого имущества. По договору доверительного управления доверительный управляющий управляет чужим имуществом — имуществом учредителя управления, а применительно к исключительным правам — чужими правами. В то же время доверительный управляющий, осуществляя управление чужими правами, выступает в гражданском обороте от своего имени. В случае же передачи исключительного права доверительному управляющему по аналогии с передачей объекта вещных прав это повлечет прекращение исключительного права у учредителя управления в отличие от собственника имущества, переданного в доверительное управление, что противоречит правовой природе доверительного управления и стирает грань между договором доверительного управления и договором об отчуждении исключительного права (а при предоставлении права на определенный срок, учитывая срочный характер договора доверительного управления, — с лицензионным договором). В отличие от договора об отчуждении исключительного права, лицензионного договора договор доверительного управления предусматривает уплату вознаграждения доверительному управляющему со стороны учредителя управления. Доверительный управляющий осуществляет действия за чужой счет, а лицензиат — за свой. Общим является то, что в основе лицензионного вознаграждения и вознаграждения доверительному управляющему лежат доходы, получаемые лицензиаром и учредителем доверительного управления от деятельности контрагента. В отличие от лицензиата доверительный управляющий обязан действовать по большей части не в своих, а в чужих интересах (учредителя управления, выгодоприобретателя). В отличие от агентского договора доверительный управляющий лишен возможности действовать от имени учредителя. В качестве доверительного управляющего в отличие от лицензиата по лицензионному договору и принципала по агентскому договору может выступать определенный круг субъектов, как правило, субъектов предпринимательской деятельности.
Исходя из вышеизложенного при определении правовой природы доверительного управления исключительными правами в науке сложились две позиции: первая — о возможности передачи или предоставления права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации доверительному управляющему, и вторая — переход или предоставление права недопустимы, доверительный управляющий осуществляет действия по управлению правами, не обладая ими. Так, З.Э. Беневоленская утверждает, что «доверительное управление имуществом может повлечь уступку исключительных прав», и предлагает не применять к доверительному управлению исключительными правами положение абз. 2 п. 1 ст. 1012 ГК РФ, поскольку названное положение «в общем и целом проистекает из так называемой проприетарной теории исключительных прав, которая сама по себе небесспорна», в связи с чем опровергает позицию О.А. Городова, считающего, что «поскольку переход права собственности на имущество к доверительному управляющему по принятой схеме управления недопустим, очевидна аналогия и с переходом исключительных прав. Их полная уступка по предлагаемой законодателем модели недопустима, или, говоря другими словами, передача исключительных имущественных прав в доверительное управление не влечет их уступки доверительному управляющему». Э.П. Гаврилов считает, что «лицензиат в договоре исключительной лицензии, а также доверительный управляющий становятся владельцами исключительных прав — в пределах и на условиях, указанных в соответствующих договорах».
Как выглядит уступка прав поэтапно
Потребуется не только оформить письменное соглашение, но и зарегистрировать договор в реестре интеллектуальной собственности. Необходимо выполнить следующие действия.
- Зарегистрировать права на объект, оформить патент либо соответствующее свидетельство.
- Найти подходящего покупателя. Для этого можно связываться с людьми напрямую, прибегнуть к помощи профессионалов или искать необходимые сведения на веб-ресурсах.
- Согласовать основополагающие условия соглашения. Потребуется установить стоимость права, которое передается. Допускается прописать обещание того, что объект интеллектуальной собственности будет передан в дальнейшем.
- Оформить заключаемый договор в 2 экземплярах. Обращаться к сотруднику нотариального агентства за заверением документа нет необходимости.
- Уведомить Роспатент о проведенной сделке. Данный шаг может провести любой из участников соглашения.
Как составить договор о передаче авторских прав?
Договор о передаче авторских прав составляется в письменной форме с учетом общих требований к форме любого договора, а также с учетом специфики того или иного договора, который связан с передачей авторских прав.
При составлении договора необходимо указать место его заключения, дату, информацию о сторонах договора. Существенным условием договора является его предмет, т.е. кем, кому и что передается, в каком объеме и т.п. Если заключается трудовой договор на создание служебного произведения, соответственно в нем оговариваются условия возникновения прав на служебное произведение. При заключении договора о создании произведения существенным условием являются сроки.
Указать все тонкости договоров, связанных с передачей авторских прав, в рамках одной статьи не представляется возможным, поэтому в каждом конкретном случае, как минимум лучше проконсультироваться с адвокатом, специализирующемся на подобного рода договорах, чтобы учесть все нюансы и избежать возможных негативных последствий в будущем.
С помощью договора франчайзинга субъекты хозяйствования могут предоставить заинтересованным лицам (юридическим) целый лицензионный комплекс, который будет включать в себя и право использования фирменного наименования и право использования товарных знаков, даст доступ к нераскрытой информации и иным преференциям. Благодаря таким правоотношениям зарекомендовавшая себя фирма сможет расширять свою деятельность по всему миру.
Комплексная предпринимательская лицензия выгодна обеим сторонам: правообладателю – расширения рынка и материальные выгоды, а пользователю – готовая и налаженная бизнес-схема.
Такой тип договора подлежит обязательной государственной регистрации, проходит тщательную проверку со стороны государственных органов. Подробнее о данном договоре компания «Беляевы и партнёры» писала здесь.
Распоряжаться правами на объекты интеллектуальной собственности, как видно выше, можно многими способами. Некоторыми – даже одновременно. Однако чтобы обе стороны получили максимальную выгоду и действовали в рамках договоренностей, необходимо все правильно зафиксировать в тексте соответствующего договора. Также, чтобы договор действовал, необходимо, чтобы он соответствовал законодательству, а в некоторых случаях, чтобы был зарегистрирован.
Приглашаем посетить наши специализированный сайты, посвященные интеллектуальной собственности: bvpatent.by и товарным знакам: trademarks.by.
Компания «Беляевы и партнёры» готова предоставить необходимые юридические консультации по составлению и заключению договоров, а также поможет с иными нюансами ведения бизнеса.
Способы передачи прав на объекты интеллектуальной собственности
Автору результата интеллектуальной деятельности принадлежит право авторства, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, право на имя и иные личные неимущественные права. Право авторства, право на имя и иные личные неимущественные права автора неотчуждаемы и непередаваемы. Отказ от этих прав ничтожен.
Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право может быть передано автором другому лицу но договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом (ст. 1228 ГК РФ).
Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).
Соглашение о передаче (отчуждении) исключительных прав
У каждого объекта интеллектуальной собственности есть правообладатель. Это человек, который создал какое-то произведение или компания, работники которой разработали программное обеспечение, или субъект, который приобрел у кого-то исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (РИД).
Правообладатель вправе распоряжаться своим РИД, в том числе и передать все права на него другому лицу по договору об отчуждении исключительного права. Этот договор подразумевает, что права на объект переходят к новому собственнику в полном объеме.
Если в тексте прямо не указать на то, что исключительное право передается в полном объеме, договор будет уже не об отчуждении, а лицензионным. Также в договоре не должно быть ограничений на использование объекта интеллектуальной собственности, поэтому рекомендуем вообще не включать в текст способы использования объекта.
Договор об отчуждении исключительного права должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет недействительность договора.
Если объект интеллектуальной собственности подлежит государственной регистрации, то и договор о его отчуждении также нужно будет зарегистрировать. Обязательной государственной регистрации подлежат следующие результаты интеллектуальной деятельности: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки.
Программы ЭВМ и базы данных, а также другие объекты авторских прав не подлежат обязательной регистрации, но по желанию автора могут быть зарегистрированы, в этом случае договор об отчуждении права на такую программу ЭВМ или базу данных тоже будет регистрироваться.
В данном разделе пропишите на какой именно объект интеллектуальной собственности передаются права по договору. При этом в договоре должны быть указаны характеристики отчуждаемого объекта и реквизиты, перечисленные в документе о регистрации (если данный объект подлежит государственной регистрации).
Укажите обязательно на то, что исключительное право передается в полном объеме и укажите момент его перехода. Это может быть:
- Момент заключения договора об отчуждении исключительного права.
- Указание конкретной даты или срока перехода права (например, через 5 дней после заключения соглашения, или через 3 дня после оплаты вознаграждения).
- Момент государственной регистрации договора, если он подлежит такой регистрации.
Определите в соглашении перечень документов и материальных носителей (диск, флэш-карта) которые правообладатель должен передать приобретателю. Документами в данном случае могут быть свидетельство о государственной регистрации права (если они были зарегистрированы), руководство по эксплуатации программы ЭВМ или базы данных и т.д.
Имеет смысл предусмотреть срок передачи материальных объектов. Такой срок может не совпадать с моментом передачи исключительного права. Например, в соглашении указано, что исключительное право переходит в момент заключения договора, а правообладатель передает необходимые документы через пять дней после этого.
По общему правилу, договор об отчуждении исключительного права является возмездным. Выплата вознаграждения права может быть предусмотрена в форме:
- Единовременного разового платежа в твёрдой сумме.
- Периодических платежей фиксированного размера.
- Процентных отчислений от дохода (прибыли), которую правообладатель получит при использовании объекта интеллектуальной деятельности.
Также укажите сроки выполнения обязательства по оплате. При этом немаловажно определить, в какой момент Приобретатель считается исполнившим свою обязанность по оплате. При безналичных расчетах момент оплаты обычно определяется моментом зачисления денежных средств на расчетный счет Правообладателя.
Ответственность сторон за нарушение обязательств предусматривается действующим законодательством. Правильнее, если ответственность будет предусмотрена для каждой из сторон.
Рекомендуем прописать в договоре согласованные сторонами размеры неустойки за просрочку оплаты (для Приобретателя), за нарушение сроков передачи документации и материальных носителей (для Правообладателя), а также за уклонение от государственной регистрации соглашения (в таком случае ответственность возлагается на ту сторона, которая уклоняется от регистрации договора).